TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda Sezione  Civile

 Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione  Civile, composto dai Sigg.ri:

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 91/2000 R.G.Reclami, promosso con ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c., depositato in data 16 novembre 2000, dalla <ATTORE> contro <CONVENUTO>, in reclamo avverso l'ordinanza in data 3 - 6 novembre 2000 del giudice del Tribunale di Messina, con cui è stato rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. dalla prima proposto perché fosse  inibito alla resistente l'uso del domain name “affari.it”, perché corrispondente alla sua testata giornalistica ed idoneo pertanto a sviare la clientela che su internet, digitando quel nome, cerchi di collegarsi al relativo sito;

letti gli atti e sentito il relatore;

sciogliendo la riserva assunta all’udienza camerale del 2 maggio 2001,

osserva

In fatto.

Con l’ordinanza impugnata il primo giudice ha negato la sussistenza del fumus boni juris della pretesa cautelarmene azionata escludendo (in mancanza di disciplina specifica dedicata al fenomeno di nuova emersione) l’applicabilità al caso di specie delle norme di cui agli artt. 100 e 102 della legge sui diritti d’autore (legge  22 aprile 1941, n. 633), stante la diversità intrinseca e funzionale del nome di dominio di un sito internet rispetto alla testata di un giornale tradizionale, ed inoltre non ravvisando, in fatto, una fattispecie di concorrenza sleale atteso che la parola utilizzata per la contestata indicazione del domain name sarebbe in sé dotata di scarsissimo potere identificativo perché generica e corrente nell'uso comune.

La società reclamante deduce l’erroneità di entrambi i riferiti assunti: del primo, perché trascurerebbe di considerare la norma di cui all’art. 100, 3° comma, l. 633/41 che in termini ampi vieta la riproduzione “in altre opere della stessa specie o carattere” del “titolo  del  giornale,  delle  riviste o di altre pubblicazioni periodiche”, quale appunto dovrebbe considerarsi secondo il reclamante anche l’apertura di un sito nella rete internet; del secondo perché la parola “Affari” utilizzata come domain name lungi dall’essere un segno distintivo debole della testata che si intende tutelare, ha in realtà assunto un significato ulteriore rispetto a quello del termine di uso comune, tale da identificarlo con la pubblicazione degli annunci economici gratuiti e paragonabile al c.d. secondary meaning tutelato ai sensi dell’art. 47-bis R.d. 21 giugno 1942, n. 929 (legge marchi).

Resiste la società reclamata deducendo la correttezza della decisione impugnata e riportandosi inoltre alle eccezioni svolte in prime cure circa l’insussistenza dei presupposti dell’invocata tutela cautelare. Chiede inoltre la condanna della controparte al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c..

In diritto.

Il sempre più diffuso utilizzo della rete internet quale mezzo di comunicazione universale determina il sorgere di controversie ed esigenze di tutela fino a pochi anni fa poco avvertite se non del tutto sconosciute.

Uno dei punti di emersione giuridica di tale nuova realtà è rappresentato proprio dall’uso del domain name, per le implicazioni economiche che inevitabilmente si accompagnano alla sua funzione di strumento tecnico necessario e univoco di individuazione del sito internet ove è contenuta l’offerta del soggetto che se ne avvale: implicazioni che ne fanno un innegabile centro di interesse e, correlativamente, di conflitti.

In assenza, allo stato, di una specifica disciplina legislativa - com’è noto, però, nella scorsa legislatura il Governo ha presentato un disegno di legge (AS 4594, c.d. d.d.l. Passigli), approvato con alcune modifiche ed ampliamenti dalla Commissione Giustizia del Senato, il 31 gennaio 2001, volto proprio a disciplinare l’uso dei domain names – la giurisprudenza di merito, che per lo più si è occupata di casi di possibile confusione con  marchi  o altri segni distintivi dell’impresa, sembra in prevalenza orientata a riconoscere ai nomi di dominio la tutela prevista dalla legge sui marchi (regio decreto n.929/42) e le norme del codice civile in materia di concorrenza sleale, equiparando il domain name a volte al marchio altre volte, più spesso, all'insegna.

 L’ordinanza impugnata si muove sul solco di tale prevalente orientamento, rifiutando un approccio meramente tecnicistico alla questione, pure presente in altre pronunce che affidano la soluzione dei potenziali conflitti alle stesse regole tecniche del sistema di assegnazione dei nomi di dominio, sostanzialmente rappresentate dalla necessaria unicità del dominio e dal principio del “first come, first served”. Tali pronunce finiscono invero col negare – alquanto riduttivamente – al nome in questione altra valenza che non sia quella meramente informatica di sequenza di caratteri alfanumerici necessari per collegarsi con un dato sito internet (né più né meno che come un numero di telefono serve a mettersi in contatto con uno e un solo utente della rete telefonica o come la via e il numero civico conduce ad una data abitazione).

Il primo giudice, invece, conformemente alla prevalente giurisprudenza, muove chiaramente dall’opposta premessa secondo cui il domain name tende sempre più ad assumere un’innegabile funzione identificativa dei prodotti o servizi che vengono offerti per via telematica e del soggetto che li produce o li distribuisce: valenza, cioè, di vero e proprio segno distintivo del sito internet e del soggetto che ne usa per le sue offerte o servizi telematici. Tale assunto appare tanto più condivisibile ove si considerino i meccanismi logici che per lo più presiedono alla creazione ed alla ricerca del nome di dominio. Va al riguardo ricordato che il domain name system (DNS) è un sistema creato proprio per agevolare il collegamento dei computer collegati ad internet ognuno dotato di un indirizzo numerico (indirizzo IP) di molto più difficile memorizzazione: essendo associato, infatti, ad ognuno di questi indirizzi numerici uno ed un solo indirizzo nominativo (appunto il nome di dominio), per collegarsi ad un determinato sito basta oggi digitare un nome nell’apposito spazio del proprio programma di navigazione su internet (browser). Tale sistema però è ben più che un mero strumento di agevole mnemonizzazione, essendo divenuto – come ben può sperimentare chiunque acquisisca un minimo di pratica nella navigazione via internet – anche un comodo e nella massima parte dei casi anche efficace sistema di ricerca dei siti. Ogni utente, infatti, che pur sconosca l’esatta sequenza dei caratteri alfanumerici che identificano il nome di dominio del sito cui intende collegarsi, è portato a fare almeno un paio di tentativi digitando nella parte centrale (c.d. second level domain: SLD) dell’indirizzo U.R.L. (universal resource locater) il nome corrispondente a quello per cui è conosciuto la persona o l’ente di cui voglia consultare il sito  internet (chi voglia, ad es., collegarsi con il sito del Ministero della Giustizia proverà  a digitare, e lo farebbe con successo, l’indirizzo www.giustizia.it: l’ultima parte del quale – c.d. top level domain (TLD) – indica, nell’esempio la collocazione geografica, ovviamente italiana, ma avrebbe come alternative pochi altri suffissi indicanti il settore tematico ove opera il soggetto o l’azienda al cui sito ci si intenda  collegare: es. .org, .com, .net). Tutti coloro, per converso, che intendano offrire servizi in internet sono ovviamente portati a intercettare tale semplice e intuitiva modalità di ricerca registrando nomi di dominio il più possibile corrispondenti al nome o all’acronimo per cui sono (o pensano di essere) conosciuti.

Diversamente da quanto opinato dal primo giudice deve però ritenersi che, nel caso in cui la dedotta possibilità di confusione si ponga tra il domain name ed una preesistente testata giornalistica, ancorché tradizionale (nella specie avente ad oggetto la pubblicazione di annunci economici gratuiti), valido paradigma di tutela sia offerto dalle norme sul diritto d’autore, e segnatamente dall’art. 100 l. aut., norma speciale rispetto a quella – ritenuta invece l’unica applicabile dal primo decidente – di cui all’art. 2598 c.c. in tema di concorrenza sleale. Alla luce delle svolte considerazioni, e in un ottica ovviamente evolutiva dell’interpretazione della legge, appare invero riduttivo riferire l’ambito di tutela apprestata dalla norma alle caratteristiche grafiche (colore, tipo e dimensione del carattere ed eventuale emblema) del titolo della testata. Vero è che tali aspetti non assumono alcun rilievo con riferimento a natura e funzione del domain name, ma in compenso viene in esso esaltata proprio la composizione logica e simbolica del nome che per quanto detto ne fa, ben più che una mera via di accesso telematico, un vero e proprio segno distintivo del prodotto offerto su internet, chiave per una più o meno agevole mnemonizzazione e, quindi, per una più o meno rapida ed efficace diffusione tra gli utenti (si pensi ai domain name dei più rinomati motori di ricerca su internet). Ne deriva pertanto che ben può ipotizzarsi uno sfruttamento del nome famoso di una pubblicazione editoriale tradizionale, indipendentemente da una impossibile (e non rilevante) ripetizione dei suoi caratteri grafici, finalizzato a ottenere un più agevole accesso e un maggior successo del sito internet: è il caso, ad es., affrontato e deciso, proprio con applicazione dell’art. 100 l. aut., da Trib. Modena, 23.10.1996 (in Foro it. 1997, I, c. 2316), che, accogliendo domanda ex art. 700 c.p.c. proposta dalla società editrice della nota rivista giuridica «Il Foro italiano», ha inibito l'utilizzazione del termine «Foroit» (ben noto anche perché spessissimo utilizzato nelle citazioni di scritti o provvedimenti ivi pubblicati) quale elemento di un domain name registrato da un terzo («Foroit conecta.it») al quale corrispondeva un sito destinato ad ospitare — gratuitamente — una conferenza in rete tra avvocati e procuratori legali, di cui il resistente si proponeva come moderatore. Tale inquadramento appare peraltro a maggior ragione imposto alla luce del nuovo contesto sistematico offerto dalla recente legge 7 marzo 2001, n. 62  (Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, pubblicata nella G. U. n. 67 del 21 marzo 2001, serie generale) che all’art. 1 accomuna nella medesima definizione di «prodotto editoriale» sia il prodotto cartaceo che quello realizzato su supporto informatico “destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico”, prevedendo altresì, al terzo comma che “al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47” e che “il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948”.

Nondimeno, anche in tale diversa prospettiva, si rivelano in fatto condivisibili le conclusioni cui giunge il primo giudice circa l’inidoneità del domain name utilizzato dalla società resistente a creare confusione con il prodotto editoriale della ricorrente: e del resto gli schemi logico normativi di riferimento non si distinguono apprezzabilmente da quelli tenuti presenti dal primo giudice, nel richiamare la distinzione tra “marchio forte” e “marchio debole”.

Ed invero la valutazione della sussistenza di una fattispecie lesiva del diritto d’autore ai sensi dell’art. 100 l. aut. non può non passare, secondo indirizzo ormai consolidato, attraverso la verifica della c.d. capacità individualizzante del titolo dell’opera. La tutela apprestata dalla legge sul diritto di autore non ha infatti ad oggetto il titolo quale creazione dell'ingegno, cioè come opera essa stessa, bensì come accessorio dell'opera cui si riferisce ed in relazione alla funzione svolta di identificare quest'ultima distinguendola dai prodotti consimili. A tal fine il giudizio di confondibilità va necessariamente condotto su un duplice versante, secondo operazione del tutto analoga a quella dettata dalla disciplina dei marchi, alcuni principi della quale si ritengono infatti operanti anche nel settore del diritto d'autore quando si parla di segni distintivi, qual è ritenuto il titolo. Da un lato occorrerà dunque valutare se si è in presenza di pubblicazioni aventi contenuto e carattere più o meno omogenei (la tutela accordata dall'art. 100 l.a., anche a fronte di titoli uguali o simili, infatti, pacificamente non è applicabile in caso di pubblicazioni di differente contenuto: v. Trib. Milano 15 ottobre 1987, in Foro it. Rep. 1989, voce Diritti d'autore, n. 73); dall'altro esso riguarda direttamente il titolo e l'intensità della sua capacità individualizzante. Quanto meno quest’ultima è marcata tanto meno troverà spazio la tutela apprestata, come tipicamente accade in ipotesi di titoli rappresentati da termini o locuzioni generiche e meramente descrittivi del contenuto dell'opera (così, ad es., Trib. Roma, 4 giugno 1993 - in Foro It., 1994, I, 1615 - ha rigettato la  richiesta, avanzata in via d'urgenza dalla società editrice di una  rivista  mensile  specializzata  sui  divi  dello spettacolo, di inibire l'ulteriore pubblicazione di un settimanale di fotoromanzi  avente  medesimo  titolo  -"Stelle"-,  stante  la debole capacità  distintiva  di  questo nonché la diversa cerchia di lettori cui le riviste erano destinate; in altro caso, ancora, particolarmente indicativo per la questione in questa sede affrontata, non è stata riscontrata potenzialità confusoria tra il periodico «La canzone italiana», titolo c.d. `debole' e «Canzone italiana», periodico pubblicato successivamente: v. Pret. Roma 20 febbraio 1990, in Foro it. 1990, I, c. 2084).

Ebbene, in tal modo definiti i presupposti e i limiti della tutela apprestata, non sembra che la stessa possa fondatamente invocarsi nel caso in esame, proprio perché devesi escludere – a parere di questo collegio - che la parola Affari possa di per sé rappresentare elemento distintivo in via esclusiva del prodotto editoriale della società odierna reclamante. È indubbio infatti che essa abbia una intrinseca valenza semantica tra le più ampie e generiche del vocabolario: ed anzi volutamente essa è evidentemente utilizzata quale titolo della pubblicazione, proprio per evitare di catalogarla entro settori più o meno specifici, volendosi offrire ad un mercato di possibili utenti uniti dal solo comune denominatore di cercare altri possibili interessati alla propria offerta o domanda. Vero é che in ambito locale, ossia nelle province ove essa è diffusa secondo i canali della stampa tradizionale, la pubblicazione della società ricorrente è ormai univocamente individuata proprio dal termine in questione (in edicola, chi ne richiede una copia chiede “Affari”) e tuttavia la capacità individualizzante secondaria (secondary meaning) in tal modo acquistata appare del tutto compensata proprio dal ristretto ambito commerciale di riferimento, nel senso che essa può apprezzarsi solo fintanto che si operi all’interno del mercato di riferimento, mentre si rivela del tutto elisa una volta che, in internet, ci si affacci su un mercato enormemente più vasto. È evidente, infatti, che l’utente medio il quale digiti, nell’apposito spazio del proprio browser, la locuzione “affari.it”, ben dovrebbe avere consapevolezza di correre il rischio di imbattersi in siti che pubblichino annunci economici in altre parti d’Italia, posto che certo la pubblicazione di annunci siffatti in diversi ambiti territoriali non è prerogativa né primato della società ricorrente, né lo è il nome utilizzato, a quanto è dato desumere dall’elenco delle testate operanti nel settore (curato dall’ANSPAEG e allegato dallo stesso reclamante al n 7 della sua produzione documentale). Risulta infatti che il termine Affari è contenuto nel titolo di ben altri cinque periodici pubblicati in ambiti territoriali diversi: Gli Affari (Sanremo); Il Re degli Affari (Reggio Emilia); Piazzaffari (Marigliano – Na); Piazza Affari (Salerno); Affari (Catania).

Con ciò, giova ribadire, non si vuol affatto dire che manchi il presupposto della omogeneità della specie e del carattere della pubblicazione, né si vuole disconoscere che, in internet, cadono ovviamente le barriere territoriali tradizionali e si diviene potenziali concorrenti di un unico mercato globale, solo si prende atto del dato inoppugnabile che, proprio perché ci si muove in tale più vasta realtà, nessun apporto aggiuntivo in termini di capacità distintiva può derivare, ad un termine di per sé estremamente generico, dalla notorietà acquisita in un ambito territoriale molto più limitato.

Per tutte le ragioni esposte, il reclamo va pertanto rigettato, con conseguente integrale conferma del provvedimento impugnato.

Avuto riguardo alla natura della controversia, stante l’assenza di sicuri indici di riferimento e considerato che la stessa si risolve essenzialmente sulla base di apprezzamenti in fatto, equo appare compensare per intero le spese anche della presente fase processuale.

A fortori va disattesa la richiesta di condanna al risarcimento danni da responsabilità aggravata.

P.Q.M.

visto l'art. 669-terdecies c.p.c.,

rigetta il reclamo e per l’effetto conferma il provvedimento impugnato;

compensa per intero tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Messina nella camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale, addì  15 giugno 2001.

                                                       IL PRESIDENTE EST.

                                                        (dott. Emilio Iannello)